Marcas y su uso a través de Internet: utilización de las llamadas palabras “clave”.

Las nuevas tecnologías y, en especial, Internet están motivando que se cambien los actos de consumo, incluidos los de adquisición de productos y servicios. Tradicionalmente hemos acudido a los establecimientos físicos a adquirir productos o recibir la prestación de los servicios para, hoy en día y cada vez con mayor frecuencia, realizar dicha adquisición a través de Internet. Y cada vez más para toda clase de productos y servicios: desde todo lo relacionado con la reserva de viajes y alojamientos y billetes de transporte hasta la compra de productos textiles, relojes, libros o incluso productos alimenticios.

Por Laura de Vergas.  Abogada de Marcas Nacionales de PONS Patentes y Marcas Internacional.

Es por ello que los productores y prestadores de estos productos y servicios se sirven de nuevos canales publicitarios o de nuevas formas de conseguir atraer a sus sitios webs la atención de sus potenciales clientes. Entre estas nuevas formas estarían la utilización de la marca ajena que tiene un importante gancho para los consumidores. Si la marca ajena es una marca que atrae a grandes consumidores ¿por qué no utilizarla para llamar la atención y atraer a potenciales clientes?

Y, en este sentido, una forma muy habitual de llevar a cabo este uso es mediante los llamados motores de búsqueda, o buscadores. Herramienta que se ha hecho imprescindible para navegar por Internet y cuyo funcionamiento consiste en sistemas informáticos que buscan archivos almacenados en servidores utilizando palabras clave, que al ser introducidas en el buscador dan como resultado un listado de direcciones web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras clave buscadas.

La tendencia de los buscadores de mostrar toda la información que pueda guardar relación con la búsqueda da unas mejores prestaciones a los clientes o usuarios, sin embargo también amplía la posibilidades de vulnerar un derecho de marca, ya que el usuario puede introducir como palabras clave marcas registradas, pudiendo aparecer entre los resultados páginas Web de competidores e incluso de imitadores de dichas marcas.

El concepto de marca aparece delimitado de forma clara y concisa, tanto en la legislación comunitaria como en la española -artículo 4 tanto de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (LM) como Reglamento  (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria- se define la marca en el artículo 4 como “cualquier signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

De esta definición se deduce que la función principal o esencial de la marca es la distintiva de los productos o servicios, no obstante, no podemos olvidar otras funciones como son la indicadora del origen empresarial o la publicitaria. La reciente jurisprudencia europea está otorgando una especial relevancia a la función indicadora del origen empresarial, de tal modo que la acción por violación de un derecho de marca se fundamenta en la confusión del público acerca del origen empresarial de los productos o servicios identificados.

El sistema español de marcas, al igual que el comunitario, es un sistema registral, de tal modo que el registro válidamente efectuado de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (artículo 34 Ley de Marcas y artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104). Sin embargo, dicho derecho se  encuentra limitado en virtud del principio de buena fe. Así “el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial…”. Asimismo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado que “determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, dado que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición, y por lo tanto, no están comprendidos en el concepto de uso en el sentido de esta”.

Igualmente, estaría permitido el uso de marca ajena cuando es necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio (por ejemplo, la indicación de la marca en recambios o accesorios) o cuando el revendedor vende productos originales con una marca que ha adquirido a su legítimo titular o a un tercero autorizado.

Por tanto, las limitaciones al derecho exclusivo que otorga una marca no son más que una consecuencia del principio fundamental que rige nuestra economía de mercado, la libre competencia, el cual obliga a realizar una interpretación restrictiva de la excepción que constituye el derecho exclusivo de marca.

Para determinar en qué supuestos el uso de una marca ajena constituye una infracción del derecho que sobre ella ostenta su titular legítimo es necesario delimitar de qué tipo de uso estamos hablando y si dicho uso menoscaba las funciones de la marca. Esta premisa se presenta como fundamental.

La continua evolución de las nuevas tecnologías, y más concretamente de Internet, hace cada vez más necesaria una regulación de los supuestos en los que el uso de una marca ajena constituye una infracción. Actualmente, ni la legislación española, ni la comunitaria hace una especial mención al uso de marcas como palabras clave en Internet. Sin embargo, sí que recogen una lista, no exhaustiva, de actos constitutivos de infracción de marca, de la cual se puede deducir, como criterio general, que constituye infracción de marca en el ámbito económico el uso de un signo con finalidad distintiva para productos o servicios idénticos o semejantes a los identificados con la marca en cuestión.

Pero, concretamente, ¿a qué nos referimos con “uso de marcas como palabras clave en Internet”?, con ello nos estamos refiriendo al uso como Meta-tag (palabras clave que se introducen en un apartado específico do código fuente de un documento HTML y que sugieren a los buscadores cual es el contenido de la página web correspondiente), Keyword (palabra clave que se adquiere en un buscador de Internet, y que da lugar a que aparezca un anuncio publicitario cuando se introduce dicha palabra) o Adword (sistema de keyword utilizado por Google para hacer publicidad patrocinada).

La jurisprudencia europea más reciente, nos permite concluir que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular. No obstante, como consecuencia de la concepción restrictiva del alcance del derecho de exclusiva de una marca que rige en el derecho europeo, únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio, asimismo, dicho uso deberá menoscabar las funciones de la marca (distintiva, indicación del origen empresarial…)

En esta materia es especialmente relevante la Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2010 (Google vs Louis Vuitton), por ser el primer fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en tratar la cuestión relativa al uso de marcas en enlaces patrocinados de buscadores de Internet. El caso se originó en una remisión de la Corte de Casación francesa para que el Tribunal interpretara las normas de la directiva europea de marcas y su aplicación al uso de enlaces patrocinados en buscadores de Internet.

Luis Vuitton presentó demanda de infracción de marca tras descubrir que la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran las marcas de Vuitton daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica enlaces patrocinados, de hipervínculos o enlaces a sitios en los que se comercializaban imitaciones de Luis Vuitton.

El Tribunal para interpretar el art. 5, apartado 1, letra a) de la Directiva 89/104 sobre marcas, analizó de forma pormenorizada los tres puntos decisivos que determinan la aplicación de esta norma:

1. Uso (de la marca ajena) en el tráfico económico.
2. Uso “para productos o servicios”
3. Uso que menoscabe las funciones de la marca: indicación del origen empresarial, publicidad.

Del análisis de lo anterior el Tribunal concluyó que Google, como prestador de un servicio de referenciación (Adwords), actuaba en el tráfico económico, pero no hacía “uso” de las marcas de Louis Vuitton en el sentido del artículo 5.  El Tribunal exime de responsabilidad a Google al considerar que un servicio de referenciación en Internet constituye un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el anunciante, de modo que dichos datos son objeto de un “alojamiento” y que, por tanto, el prestador del servicio de referenciación no puede incurrir en responsabilidad hasta que se le informe de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo. De lo anterior se deduce la necesidad de que el comportamiento  del prestador del servicio de referenciación sea el de un “prestador intermediario”, es decir que tenga una naturaleza “meramente técnica, automática y pasiva”.

Una sentencia más reciente del Tribunal de Justicia que aborda los límites a la licitud del uso de marcas ajenas como palabras clave, es la 22 de septiembre de 2011 (Interflora vs Marks & Spencer).

Marks & Spencer (en adelante M & S) al igual que Interflora (marca registrada) ofrece la venta y envío de flores, actividad en la que compiten ambas empresas. En el marco del servicio de Google Adwords M & S  seleccionó entre sus palabras clave de búsqueda “Interflora” así como sus variantes. Por tanto, al buscar la palabra “Interflora“, Google mostraba también resultados de M & S, como consecuencia de ello Interflora demandó a M & S por vulneración de sus derechos de marca ante la High Court of Justice, que formuló diversas cuestiones al Tribunal de Justicia relativas al uso no permitido de palabras clave idénticas a una marca por parte de la competencia.

El Tribunal de Justicia, haciendo mención expresa al caso Louis Vuitton, analiza los siguientes  puntos:

1. Uso en el tráfico económico.
2. Uso para productos o servicios.
3. Uso que menoscabe algunas de las funciones de la marca.

El Tribunal reitera que el uso de la marca ajena como palabra clave constituye uso en el tráfico económico, y confirma que el uso realizado por el anunciante es un uso de marca, es decir para identificar productos o servicios, y ello incluso aunque la marca usada como palabra clave no aparezca en el propio anuncio.

Sin embargo introduce dos novedades respecto a la sentencia del caso Louis Vuitton: la primera de ellas se refiere al menoscabo de las funciones de la marca, el Tribunal considera que el hecho de que la función principal de una marca sea la de indicación del origen de los productos o servicios, no conlleva que el menoscabo de las demás funciones de la marca (publicitaria o de inversión) queden excluidas del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. La segunda de ellas es la especial relevancia que el Tribunal da al aprovechamiento de la notoriedad de la marca (parasitismo).

Finalmente el Tribunal declaró que el uso realizado por M & S, de la marca “Interflora” menoscababa la función de indicación del origen de la marca así como la función de inversión de la marca. Así mismo en lo referente a la protección reforzada de las marcas de renombre, y en particular sobre el alcance de los conceptos de “dilución” (menoscabo del carácter distintivo de la marca de renombre) y de “parasitismo” (provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca) el Tribunal señala que una marca de renombre seleccionada en el marco de un servicio de referenciación en Internet por quien no es su titular, se entiende usada con justa causa y en el marco de una competencia sana y leal, cuando la publicidad del “enlace patrocinado” proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca sin ofrecer una simple imitación de los productos, sin causar una dilución y sin menoscabar las funciones de la mencionada marca.

La citada jurisprudencia nos lleva a concluir que el uso de marcas ajenas como palabras clave en Internet puede constituir una infracción del derecho de marca por parte del anunciante (si se prueba que existe confusión y se afectan las funciones de la marca), pero no por parte del prestador del servicio, siempre y cuando este sea un “prestador intermediario” con una naturaleza “meramente técnica, automática y pasiva”. No obstante, cuando nos encontremos ante situaciones como las descritas, lo más importante y como punto de partida es analizar cada caso, con sus particularidades, para delimitar la posible infracción o alcance de la misma y que su titular pueda actuar en contra del responsable de la misma. Existirán supuestos en los que como se ha indicado no habrá responsabilidad, ya sea porque es un uso descriptivo o necesario de la marca o simplemente se trata de un producto original en un acto de reventa, y, por el contrario, en otras ocasiones ese uso de la marca ajena lo que pretenderá será aprovecharse ilícitamente de la marca ajena. Circunstancia contra la que el titular de la marca sí podrá actuar.

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